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國(guó)際專利申請(qǐng)
發(fā)明專利申請(qǐng)中主動(dòng)變更技術(shù)方案的時(shí)機(jī)和技巧
日期：2018-10-26 字號(hào)：大 中 小
發(fā)明專利申請(qǐng)文件是在申請(qǐng)日當(dāng)日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交的專利申請(qǐng)文件。該文件是專利審查和保護(hù)的基礎(chǔ)性文件，主要包括說明書、權(quán)利要求書等幾個(gè)部分（下稱原申請(qǐng)文件）。但是，申請(qǐng)人在最初提出申請(qǐng)時(shí)，可能會(huì)因?yàn)榉N種原因，沒有概括出最合適的權(quán)利要求，那么如何在申請(qǐng)過程中將其進(jìn)行變更呢？專利法第三十三條規(guī)定，對(duì)發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。那么，如何應(yīng)用專利法及其相關(guān)規(guī)定，在發(fā)明專利申請(qǐng)過程中主動(dòng)變更技術(shù)方案呢？
充分進(jìn)行主動(dòng)修改
如果原申請(qǐng)文件中記載的內(nèi)容已很充分，只是權(quán)利要求設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍不太恰當(dāng)，申請(qǐng)人可以利用主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)進(jìn)行修改，即：在提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求時(shí)，或在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知之日起三個(gè)月內(nèi)，申請(qǐng)人可以基于原申請(qǐng)文件進(jìn)行主動(dòng)修改。此時(shí)的修改，相對(duì)較為靈活，只要修改符合專利法第三十三條的規(guī)定，如必要，可以在較大范圍內(nèi)重新規(guī)劃整個(gè)權(quán)利要求，比如增加新的獨(dú)立權(quán)利要求、新從屬權(quán)利要求、重新撰寫?yīng)毩?quán)利要求等。相反，如果錯(cuò)失了上述主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)，待收到審查意見通知書后，相應(yīng)修改需針對(duì)通知書中指出的缺陷做出，會(huì)受到很多制約，如不能擴(kuò)大權(quán)利要求的保護(hù)范圍、不能增加新的獨(dú)立和從屬權(quán)利要求等。
適時(shí)提出分案申請(qǐng)
在整個(gè)發(fā)明專利申請(qǐng)過程中，直至申請(qǐng)授權(quán)之日起兩個(gè)月或者駁回決定日起三個(gè)月內(nèi)（具體規(guī)定請(qǐng)參見《專利審查指南》中的相關(guān)規(guī)定），申請(qǐng)人均可以在原申請(qǐng)文件的基礎(chǔ)上，提出分案申請(qǐng)。雖然分案申請(qǐng)的權(quán)利要求也不能超出原申請(qǐng)文件中所記載的內(nèi)容，但申請(qǐng)人可以在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)的情況變化，提出適當(dāng)?shù)姆职干暾?qǐng)，如要求新的保護(hù)范圍，或者將說明書中記載過的而在原權(quán)利要求中沒有保護(hù)的內(nèi)容，在分案申請(qǐng)中進(jìn)行保護(hù)。根據(jù)目前的司法實(shí)踐，如果專利在授權(quán)后，發(fā)現(xiàn)涉嫌侵權(quán)者使用了專利說明書中記載而在權(quán)利要求中未能保護(hù)的方案，專利權(quán)人此時(shí)是無法將其再次納入專利的保護(hù)范圍的。
合理利用優(yōu)先權(quán)
如果在申請(qǐng)日起12個(gè)月內(nèi)，發(fā)現(xiàn)原申請(qǐng)文件中記載的內(nèi)容不夠充分，希望在原申請(qǐng)文件的基礎(chǔ)上，或者進(jìn)行較大范圍的概括，或者需要補(bǔ)充新的實(shí)施例等，此時(shí)，可以要求原申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，提出新的專利申請(qǐng)。此時(shí)，需要注意的是：其一，如果申請(qǐng)人要求的是中國(guó)專利申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，那么原申請(qǐng)自在后申請(qǐng)?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊?；其二，根?jù)巴黎公約有關(guān)優(yōu)先權(quán)的規(guī)定，“優(yōu)先權(quán)是指申請(qǐng)人在一個(gè)成員國(guó)首次提出申請(qǐng)后，在一定期限內(nèi)就同一主題在其他成員國(guó)提出申請(qǐng)，其在后申請(qǐng)?jiān)谀承┓矫姹灰暈槭窃谑状紊暾?qǐng)的申請(qǐng)日提出”。
至于前后申請(qǐng)是否屬于“同一主題”，需要根據(jù)申請(qǐng)文件的具體內(nèi)容來具體分析。但在要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)時(shí)，在后申請(qǐng)中，最好先完整地保留在先申請(qǐng)的所有權(quán)利要求，以確保在先申請(qǐng)中的所有權(quán)利要求可以享受到優(yōu)先權(quán)。而對(duì)于新增或修改的權(quán)利要求，即使可能由于是新增主題，無法享受到優(yōu)先權(quán)，在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日也可以作為這些權(quán)利要求的申請(qǐng)日。在要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)時(shí)，切忌在在后申請(qǐng)中只保護(hù)新增或修改的權(quán)利要求，如此可能導(dǎo)致在先申請(qǐng)被視為撤回，而在后申請(qǐng)又享受不到在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，從而損失應(yīng)有的權(quán)利。
以上簡(jiǎn)要總結(jié)了在發(fā)明專利申請(qǐng)中主動(dòng)變更技術(shù)方案的時(shí)機(jī)和技巧，希望申請(qǐng)人能夠充分利用各個(gè)時(shí)機(jī)，使發(fā)明創(chuàng)造能夠得到適當(dāng)?shù)摹⒂行У谋Ｗo(hù)。（丁文蘊(yùn)）
（編輯：蔣朔）
充分進(jìn)行主動(dòng)修改
如果原申請(qǐng)文件中記載的內(nèi)容已很充分，只是權(quán)利要求設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍不太恰當(dāng)，申請(qǐng)人可以利用主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)進(jìn)行修改，即：在提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求時(shí)，或在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知之日起三個(gè)月內(nèi)，申請(qǐng)人可以基于原申請(qǐng)文件進(jìn)行主動(dòng)修改。此時(shí)的修改，相對(duì)較為靈活，只要修改符合專利法第三十三條的規(guī)定，如必要，可以在較大范圍內(nèi)重新規(guī)劃整個(gè)權(quán)利要求，比如增加新的獨(dú)立權(quán)利要求、新從屬權(quán)利要求、重新撰寫?yīng)毩?quán)利要求等。相反，如果錯(cuò)失了上述主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)，待收到審查意見通知書后，相應(yīng)修改需針對(duì)通知書中指出的缺陷做出，會(huì)受到很多制約，如不能擴(kuò)大權(quán)利要求的保護(hù)范圍、不能增加新的獨(dú)立和從屬權(quán)利要求等。
適時(shí)提出分案申請(qǐng)
在整個(gè)發(fā)明專利申請(qǐng)過程中，直至申請(qǐng)授權(quán)之日起兩個(gè)月或者駁回決定日起三個(gè)月內(nèi)（具體規(guī)定請(qǐng)參見《專利審查指南》中的相關(guān)規(guī)定），申請(qǐng)人均可以在原申請(qǐng)文件的基礎(chǔ)上，提出分案申請(qǐng)。雖然分案申請(qǐng)的權(quán)利要求也不能超出原申請(qǐng)文件中所記載的內(nèi)容，但申請(qǐng)人可以在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)的情況變化，提出適當(dāng)?shù)姆职干暾?qǐng)，如要求新的保護(hù)范圍，或者將說明書中記載過的而在原權(quán)利要求中沒有保護(hù)的內(nèi)容，在分案申請(qǐng)中進(jìn)行保護(hù)。根據(jù)目前的司法實(shí)踐，如果專利在授權(quán)后，發(fā)現(xiàn)涉嫌侵權(quán)者使用了專利說明書中記載而在權(quán)利要求中未能保護(hù)的方案，專利權(quán)人此時(shí)是無法將其再次納入專利的保護(hù)范圍的。
合理利用優(yōu)先權(quán)
如果在申請(qǐng)日起12個(gè)月內(nèi)，發(fā)現(xiàn)原申請(qǐng)文件中記載的內(nèi)容不夠充分，希望在原申請(qǐng)文件的基礎(chǔ)上，或者進(jìn)行較大范圍的概括，或者需要補(bǔ)充新的實(shí)施例等，此時(shí)，可以要求原申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，提出新的專利申請(qǐng)。此時(shí)，需要注意的是：其一，如果申請(qǐng)人要求的是中國(guó)專利申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，那么原申請(qǐng)自在后申請(qǐng)?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊?；其二，根?jù)巴黎公約有關(guān)優(yōu)先權(quán)的規(guī)定，“優(yōu)先權(quán)是指申請(qǐng)人在一個(gè)成員國(guó)首次提出申請(qǐng)后，在一定期限內(nèi)就同一主題在其他成員國(guó)提出申請(qǐng)，其在后申請(qǐng)?jiān)谀承┓矫姹灰暈槭窃谑状紊暾?qǐng)的申請(qǐng)日提出”。
至于前后申請(qǐng)是否屬于“同一主題”，需要根據(jù)申請(qǐng)文件的具體內(nèi)容來具體分析。但在要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)時(shí)，在后申請(qǐng)中，最好先完整地保留在先申請(qǐng)的所有權(quán)利要求，以確保在先申請(qǐng)中的所有權(quán)利要求可以享受到優(yōu)先權(quán)。而對(duì)于新增或修改的權(quán)利要求，即使可能由于是新增主題，無法享受到優(yōu)先權(quán)，在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日也可以作為這些權(quán)利要求的申請(qǐng)日。在要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)時(shí)，切忌在在后申請(qǐng)中只保護(hù)新增或修改的權(quán)利要求，如此可能導(dǎo)致在先申請(qǐng)被視為撤回，而在后申請(qǐng)又享受不到在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，從而損失應(yīng)有的權(quán)利。
以上簡(jiǎn)要總結(jié)了在發(fā)明專利申請(qǐng)中主動(dòng)變更技術(shù)方案的時(shí)機(jī)和技巧，希望申請(qǐng)人能夠充分利用各個(gè)時(shí)機(jī)，使發(fā)明創(chuàng)造能夠得到適當(dāng)?shù)摹⒂行У谋Ｗo(hù)。（丁文蘊(yùn)）
（編輯：蔣朔）
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