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國(guó)內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)
如何判斷商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)侵害他人在先著作權(quán)？
日期：2018-10-22 字號(hào)：大 中 小
文章來(lái)源： 中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)/中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊網(wǎng)
圍繞著核準(zhǔn)注冊(cè)在香煙等商品上的一件“HONGHE源”商標(biāo)，紅云紅河煙草（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（下稱紅河集團(tuán)）與昆明全行廣告有限公司（下稱全行公司）展開了一場(chǎng)商標(biāo)糾紛。
歷時(shí)6年多后，該案近日有了新的進(jìn)展。根據(jù)北京市高級(jí)人民法院日前公開的二審判決顯示，法院認(rèn)定紅河集團(tuán)注冊(cè)第6546872號(hào)“HONGHE源”商標(biāo)（下稱訴爭(zhēng)商標(biāo)），侵害了全行公司對(duì)《“源”字香煙包裝盒》美術(shù)作品享有的在先著作權(quán)，據(jù)此法院終審駁回了紅河集團(tuán)的訴訟請(qǐng)求，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（下稱商評(píng)委）所作對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)予以無(wú)效宣告的裁定最終得以維持。
據(jù)了解，訴爭(zhēng)商標(biāo)于2008年2月4日提出注冊(cè)申請(qǐng)，2010年3月7日被核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用在香煙、煙草、煙斗、煙灰缸、香煙盒、吸煙用打火機(jī)等第34類商品上。
2012年8月21日，全行公司針對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)向商評(píng)委提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，主張?jiān)V爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)侵害了其對(duì)《“源”字香煙包裝盒》美術(shù)作品享有的在先著作權(quán)，并提交了作品著作權(quán)登記證書、云南省高級(jí)人民法院所作的在先已生效的（2013）云高民三終字74號(hào)民事判決（下稱74號(hào)民事判決）、紅河集團(tuán)代理律師張某與全行公司法定代表人李某就“HONGHE源”希望商談的電話錄音及文字對(duì)照等證據(jù)。
全行公司向商評(píng)委提交的著作權(quán)登記證書載明，登記日期為2012年3月2日，全行公司對(duì)李某于2017年12月28日創(chuàng)作完成的美術(shù)作品《“源”香煙包裝盒》以職務(wù)作品著作權(quán)人身份依法享有著作權(quán)。同時(shí)，在先生效的第74號(hào)民事判決中，確認(rèn)全行公司對(duì)“源”字香煙包裝美術(shù)作品享有著作權(quán)，且紅河集團(tuán)從2008年1月開始生產(chǎn)銷售的紅河“源”香煙侵犯了該作品的復(fù)制權(quán)。
針對(duì)全行公司的無(wú)效宣告請(qǐng)求，商評(píng)委于2015年6月30日作出裁定，認(rèn)為訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)侵害了全行公司享有的在先著作權(quán)，據(jù)此裁定對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)予以無(wú)效宣告。
紅河集團(tuán)不服商評(píng)委所作裁定，隨后向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，74號(hào)民事判決確認(rèn)全行公司對(duì)《“源”字香煙包裝盒》美術(shù)作品享有著作權(quán)，且紅河集團(tuán)從2008年1月開始生產(chǎn)銷售的紅河“源”香煙侵犯了該作品的復(fù)制權(quán)，紅河集團(tuán)并未提交反證推翻上述民事判決的認(rèn)定。同時(shí)，著作權(quán)登記證書顯示全行公司依法享有美術(shù)作品《“源”香煙包裝盒》的著作權(quán)，訴爭(zhēng)商標(biāo)的顯著識(shí)別部分“源”與《“源”字香煙包裝盒》美術(shù)作品在設(shè)計(jì)手法、整體視覺(jué)上幾無(wú)差異，構(gòu)成實(shí)質(zhì)近似，且該作品的使用時(shí)間早于訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日。據(jù)此，法院認(rèn)為訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)侵害了全行公司享有的在先著作權(quán)，遂一審判決駁回紅河集團(tuán)的訴訟請(qǐng)求。
紅河集團(tuán)不服一審判決，繼而向北京市高級(jí)人民法院提起上訴，主張?jiān)V爭(zhēng)商標(biāo)中的“源”字屬于字庫(kù)字，并非全行公司創(chuàng)作，全行公司對(duì)該字體不享有著作權(quán)；同時(shí)，74號(hào)民事判決確認(rèn)全行公司對(duì)美術(shù)作品《“源”香煙包裝盒》享有著作權(quán)，但并沒(méi)有確認(rèn)全行公司對(duì)“MINGCHENG源”享有著作權(quán)，訴爭(zhēng)商標(biāo)“HONGHE源”和全行公司享有著作權(quán)的《“源”香煙包裝盒》中的“MINGCHENG源”并不相同。
經(jīng)審理，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，根據(jù)在先生效的74號(hào)民事判決，全行公司對(duì)《“源”字香煙包裝盒》美術(shù)作品享有著作權(quán)，“源”字是該美術(shù)作品獨(dú)創(chuàng)性的主要體現(xiàn)。訴爭(zhēng)商標(biāo)的標(biāo)志由“HONGHE”和“源”構(gòu)成，其與全行公司的美術(shù)作品相比較，訴爭(zhēng)商標(biāo)中的“源”字與全行公司的美術(shù)作品中的“源”字構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似，訴爭(zhēng)商標(biāo)使用了全行公司美術(shù)作品的獨(dú)創(chuàng)性部分，且根據(jù)74號(hào)民事判決，紅河集團(tuán)于2008年1月即開始生產(chǎn)銷售侵害全行公司上述美術(shù)作品復(fù)制權(quán)的香煙，該日期早于訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日，即紅河集團(tuán)在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前已經(jīng)實(shí)際接觸了全行公司主張的美術(shù)作品。綜上，法院認(rèn)為訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)侵害了全行公司享有的在先著作權(quán)，據(jù)此終審駁回紅河集團(tuán)的訴訟請(qǐng)求。（王國(guó)浩）
行家點(diǎn)評(píng)
田龍 北京天馳君泰律師事務(wù)所 知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師：申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)標(biāo)識(shí)涉嫌侵害他人在先著作權(quán)是商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)程序中較常見(jiàn)的現(xiàn)象。導(dǎo)致出現(xiàn)這一現(xiàn)象的原因是由于作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的文字、圖形、三維標(biāo)識(shí)等要素（或要素組合）若同時(shí)具有表達(dá)方式上的獨(dú)創(chuàng)性，本身這些要素也就可能成為著作權(quán)法的保護(hù)客體，而當(dāng)此類標(biāo)識(shí)的著作權(quán)與商標(biāo)權(quán)分屬不同權(quán)利主體之時(shí)，則可能產(chǎn)生權(quán)利之間的沖突。判斷商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)是否侵害他人在先著作權(quán)，一方面需要考量案件中所主張的作品是否是著作權(quán)法意義上的作品，另一方面也需要考量在先著作權(quán)的歸屬及其證明問(wèn)題。
關(guān)于涉案作品是否構(gòu)成著作權(quán)法意義上作品的判斷。并非所有“作品”都可以成為著作權(quán)法意義上的作品，只有符合著作權(quán)法所規(guī)定的條件，才能成為著作權(quán)的客體，并受到著作權(quán)法的保護(hù)。根據(jù)著作權(quán)法實(shí)施條例第二條的相關(guān)規(guī)定，只有具備獨(dú)創(chuàng)性并能以某種有形形式復(fù)制的智力成果，才是著作權(quán)法給予保護(hù)的作品，可見(jiàn)獨(dú)創(chuàng)性是作品的本質(zhì)屬性和獲得著作權(quán)保護(hù)的核心條件，反映在作品上，至少要求作品在客觀表現(xiàn)形式上應(yīng)與公有領(lǐng)域的相關(guān)作品存在一定程度的差異，例如在線條、色彩、形狀等表達(dá)要素的使用上應(yīng)具有原創(chuàng)性的取舍與安排。
（編輯：蔣朔）
歷時(shí)6年多后，該案近日有了新的進(jìn)展。根據(jù)北京市高級(jí)人民法院日前公開的二審判決顯示，法院認(rèn)定紅河集團(tuán)注冊(cè)第6546872號(hào)“HONGHE源”商標(biāo)（下稱訴爭(zhēng)商標(biāo)），侵害了全行公司對(duì)《“源”字香煙包裝盒》美術(shù)作品享有的在先著作權(quán)，據(jù)此法院終審駁回了紅河集團(tuán)的訴訟請(qǐng)求，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（下稱商評(píng)委）所作對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)予以無(wú)效宣告的裁定最終得以維持。
據(jù)了解，訴爭(zhēng)商標(biāo)于2008年2月4日提出注冊(cè)申請(qǐng)，2010年3月7日被核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用在香煙、煙草、煙斗、煙灰缸、香煙盒、吸煙用打火機(jī)等第34類商品上。
2012年8月21日，全行公司針對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)向商評(píng)委提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，主張?jiān)V爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)侵害了其對(duì)《“源”字香煙包裝盒》美術(shù)作品享有的在先著作權(quán)，并提交了作品著作權(quán)登記證書、云南省高級(jí)人民法院所作的在先已生效的（2013）云高民三終字74號(hào)民事判決（下稱74號(hào)民事判決）、紅河集團(tuán)代理律師張某與全行公司法定代表人李某就“HONGHE源”希望商談的電話錄音及文字對(duì)照等證據(jù)。
全行公司向商評(píng)委提交的著作權(quán)登記證書載明，登記日期為2012年3月2日，全行公司對(duì)李某于2017年12月28日創(chuàng)作完成的美術(shù)作品《“源”香煙包裝盒》以職務(wù)作品著作權(quán)人身份依法享有著作權(quán)。同時(shí)，在先生效的第74號(hào)民事判決中，確認(rèn)全行公司對(duì)“源”字香煙包裝美術(shù)作品享有著作權(quán)，且紅河集團(tuán)從2008年1月開始生產(chǎn)銷售的紅河“源”香煙侵犯了該作品的復(fù)制權(quán)。
針對(duì)全行公司的無(wú)效宣告請(qǐng)求，商評(píng)委于2015年6月30日作出裁定，認(rèn)為訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)侵害了全行公司享有的在先著作權(quán)，據(jù)此裁定對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)予以無(wú)效宣告。
紅河集團(tuán)不服商評(píng)委所作裁定，隨后向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，74號(hào)民事判決確認(rèn)全行公司對(duì)《“源”字香煙包裝盒》美術(shù)作品享有著作權(quán)，且紅河集團(tuán)從2008年1月開始生產(chǎn)銷售的紅河“源”香煙侵犯了該作品的復(fù)制權(quán)，紅河集團(tuán)并未提交反證推翻上述民事判決的認(rèn)定。同時(shí)，著作權(quán)登記證書顯示全行公司依法享有美術(shù)作品《“源”香煙包裝盒》的著作權(quán)，訴爭(zhēng)商標(biāo)的顯著識(shí)別部分“源”與《“源”字香煙包裝盒》美術(shù)作品在設(shè)計(jì)手法、整體視覺(jué)上幾無(wú)差異，構(gòu)成實(shí)質(zhì)近似，且該作品的使用時(shí)間早于訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日。據(jù)此，法院認(rèn)為訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)侵害了全行公司享有的在先著作權(quán)，遂一審判決駁回紅河集團(tuán)的訴訟請(qǐng)求。
紅河集團(tuán)不服一審判決，繼而向北京市高級(jí)人民法院提起上訴，主張?jiān)V爭(zhēng)商標(biāo)中的“源”字屬于字庫(kù)字，并非全行公司創(chuàng)作，全行公司對(duì)該字體不享有著作權(quán)；同時(shí)，74號(hào)民事判決確認(rèn)全行公司對(duì)美術(shù)作品《“源”香煙包裝盒》享有著作權(quán)，但并沒(méi)有確認(rèn)全行公司對(duì)“MINGCHENG源”享有著作權(quán)，訴爭(zhēng)商標(biāo)“HONGHE源”和全行公司享有著作權(quán)的《“源”香煙包裝盒》中的“MINGCHENG源”并不相同。
經(jīng)審理，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，根據(jù)在先生效的74號(hào)民事判決，全行公司對(duì)《“源”字香煙包裝盒》美術(shù)作品享有著作權(quán)，“源”字是該美術(shù)作品獨(dú)創(chuàng)性的主要體現(xiàn)。訴爭(zhēng)商標(biāo)的標(biāo)志由“HONGHE”和“源”構(gòu)成，其與全行公司的美術(shù)作品相比較，訴爭(zhēng)商標(biāo)中的“源”字與全行公司的美術(shù)作品中的“源”字構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似，訴爭(zhēng)商標(biāo)使用了全行公司美術(shù)作品的獨(dú)創(chuàng)性部分，且根據(jù)74號(hào)民事判決，紅河集團(tuán)于2008年1月即開始生產(chǎn)銷售侵害全行公司上述美術(shù)作品復(fù)制權(quán)的香煙，該日期早于訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日，即紅河集團(tuán)在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前已經(jīng)實(shí)際接觸了全行公司主張的美術(shù)作品。綜上，法院認(rèn)為訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)侵害了全行公司享有的在先著作權(quán)，據(jù)此終審駁回紅河集團(tuán)的訴訟請(qǐng)求。（王國(guó)浩）
行家點(diǎn)評(píng)
田龍 北京天馳君泰律師事務(wù)所 知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師：申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)標(biāo)識(shí)涉嫌侵害他人在先著作權(quán)是商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)程序中較常見(jiàn)的現(xiàn)象。導(dǎo)致出現(xiàn)這一現(xiàn)象的原因是由于作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的文字、圖形、三維標(biāo)識(shí)等要素（或要素組合）若同時(shí)具有表達(dá)方式上的獨(dú)創(chuàng)性，本身這些要素也就可能成為著作權(quán)法的保護(hù)客體，而當(dāng)此類標(biāo)識(shí)的著作權(quán)與商標(biāo)權(quán)分屬不同權(quán)利主體之時(shí)，則可能產(chǎn)生權(quán)利之間的沖突。判斷商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)是否侵害他人在先著作權(quán)，一方面需要考量案件中所主張的作品是否是著作權(quán)法意義上的作品，另一方面也需要考量在先著作權(quán)的歸屬及其證明問(wèn)題。
關(guān)于涉案作品是否構(gòu)成著作權(quán)法意義上作品的判斷。并非所有“作品”都可以成為著作權(quán)法意義上的作品，只有符合著作權(quán)法所規(guī)定的條件，才能成為著作權(quán)的客體，并受到著作權(quán)法的保護(hù)。根據(jù)著作權(quán)法實(shí)施條例第二條的相關(guān)規(guī)定，只有具備獨(dú)創(chuàng)性并能以某種有形形式復(fù)制的智力成果，才是著作權(quán)法給予保護(hù)的作品，可見(jiàn)獨(dú)創(chuàng)性是作品的本質(zhì)屬性和獲得著作權(quán)保護(hù)的核心條件，反映在作品上，至少要求作品在客觀表現(xiàn)形式上應(yīng)與公有領(lǐng)域的相關(guān)作品存在一定程度的差異，例如在線條、色彩、形狀等表達(dá)要素的使用上應(yīng)具有原創(chuàng)性的取舍與安排。
（編輯：蔣朔）
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